La corte di Giustizia ha posto fine all’era dei cautelari stabili nel diritto industriale. Quali prospettive per il futuro?

Riceviamo e pubblichiamo. Articolo a cura di Mark Bosshard (senior associate, Dipartimento di Proprietà Intellettuale Hogan Lovells)

La Direttiva 2004/48/CE (c.d. “direttiva enforcement”) è stata a suo tempo adottata al fine di riordinare e rafforzare, negli Stati Membri dell’Ue, la tutela dei diritti di proprietà industriale, valorizzando in particolare le misure cautelari e di istruzione preventiva come strumento essenziale per la loro tutela. In Italia, tuttavia, le misure cautelari a tutela della proprietà industriale, erano (e sono) considerate molto efficaci essenzialmente per tre ragioni: la prima è che vengono concesse a seguito di un completo esame della questione (dunque si trattava di misure in cui la trattazione del caso, per quanto più snella, non poteva considerarsi davvero sommaria), la seconda è la previsione di una fase di impugnazione nel contesto della stessa procedura cautelare e la terza è (o meglio, come vedremo, era) che il provvedimento cautelare, quando anticipava per contenuto la sentenza finale, era stabile, ossia non diveniva inefficace qualora la parte vittoriosa non avesse iniziato la causa di merito entro i termini perentori invece prescritti per i provvedimenti non anticipatori.

Questo sistema induceva le parti a chiedere una misura urgente e, una volta ottenutala, ad avviare una trattativa per il risarcimento del danno, molto spesso senza neppure avviare la relativa causa di merito. Il sistema era tanto efficace che, di fatto, quasi tutte le questioni di proprietà industriale venivano trattate dapprima in sede cautelare e, di queste, solo alcune proseguivano poi con una causa di merito. Il sistema del cosiddetto “cautelare stabile” conseguiva dunque oggettivamente un forte effetto deflattivo sul contenzioso, gradito tanto alle imprese quanto ai giudici, consentendo in particolare di supplire, nel settore della proprietà industriale, alla notevole durata delle cause di merito, che mal si conciliava con le esigenze di rapidità specifiche della materia.

Purtroppo, la recente sentenza del 23 aprile 2026 della Corte di Giustizia Ue, paradossalmente proprio applicando la direttiva enforcement, parrebbe aver posto fine a questo efficace sistema. La Corte ha infatti affermato che non è conforme al diritto Ue un ordinamento nazionale che consente il mantenimento dei provvedimenti cautelari anticipatori se l’attore non ha promosso l’azione di merito entro il termine perentorio previsto dall’art. 9, paragrafo 5, della direttiva, secondo cui “gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”. Siamo dunque davvero arrivati ad una situazione di Roma locuta? Sì e no.

Per quanto la sentenza sia chiara nel senso della non compatibilità del sistema attuale con il diritto Ue, va infatti osservato che tanto la direttiva quanto la legge nazionale prevedono pur sempre che il giudice che emette il provvedimento cautelare possa concedere un termine per l’inizio della causa di merito differente rispetto a quello previsto (che vale solo qualora, appunto, il giudice non conceda espressamente un termine). I ricorrenti ben potrebbero dunque chiedere al giudice, nelle conclusioni del ricorso, di assegnare un termine per l’inizio della causa di merito tanto ampio da consentire sia di giungere al termine dell’eventuale reclamo e sia di coltivare le trattative sui danni onde evitare la causa di merito.

Visto che né la legge né la direttiva limitano il potere del giudice di concedere questo termine, esso ben potrebbe, ad esempio, essere richiesto per un periodo non inferiore a sei mesi. Ed un simile rinvio ben potrebbe a sua volta essere concesso dal giudice, risultando in particolare giustificato dalla già ricordata esigenza deflattiva del contenzioso e dall’interesse (perseguito anche dalla stessa direttiva enforcement) ad una più rapida definizione delle questioni in materia di proprietà industriale.

Per altro verso, i diritti del resistente ad una revisione del provvedimento resterebbero adeguatamente tutelati (dunque rispettando i principi della direttiva) dall’esistenza del diritto alla fase di reclamo cautelare e dal fatto che, come si diceva, il provvedimento monocratico viene comunque adottato al termine di una trattazione adeguatamente ampia ed approfondita del merito della questione. Tutto questo induce a ritenere che, in realtà, il giudice potrebbe concedere un termine superiore anche in assenza di una apposita istanza di parte.

Per quanto il rinvio di cui sopra possa essere disposto già ora, il legislatore potrebbe a sua volta intervenire, quando modificherà il codice della proprietà industriale per adeguarsi al dictum della Corte di Giustizia, specificando espressamente che, in caso di concessione di provvedimenti cautelari anticipatori, il Giudice ha il potere di concedere rinvii che eccedano i termini previsti dalla legge, definendo la durata del rinvio tenendo conto dell’esigenza di consentire lo svolgimento della fase di reclamo e di facilitare le trattative volte a definire gli aspetti risarcitori della questione.

Il vero problema è tuttavia rappresentato dal pregresso, ossia dalla sorte dei provvedimenti anticipatori a suo tempo concessi e per i quali non è stata avviata nei termini la causa di merito. È infatti evidente che il mancato inizio della causa di merito è avvenuto in questi casi in ossequio a una legge che, al momento della scadenza dei termini, non prevedeva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento. Per quanto dunque i provvedimenti cautelari non siano idonei a formare giudicato formale, la situazione di buona fede del ricorrente di fronte ad una espressa previsione di legge può giustificare un’estensione analogica dei medesimi principi, dunque riconoscendo che restano in vigore tutte le misure cautelari per le quali il termine di inizio della causa di merito era già decorso prima della pubblicazione della Sentenza della Corte di Giustizia.

A voler ragionare altrimenti, infatti, il titolare dei diritti di proprietà industriale resterebbe privato, senza sua colpa, di una efficace tutela di questi diritti. E ciò non pare conforme agli intenti della direttiva enforcement (oltre che dei principi generali dell’ordinamento nazionale), di guisa che la stessa ratio della direttiva in questione suggerirebbe l’interpretazione adeguatrice qui proposta.

Un’alternativa, sempre in considerazione della ratio della direttiva, sarebbe quella di rimettere in termini il ricorrente, che, nel contesto del procedimento intentato a posteriori dal soccombente per l’inefficacia del provvedimento, dovrebbe poter chiedere che il giudice, invece di dichiarare inefficace tout court la misura, gli assegni un temine per l’inizio della causa di merito decorrente dalla pronunzia, subordinando l’accoglimento dell’istanza di inefficacia al mancato inizio del procedimento di merito nel termine assegnato dal giudice.

Al di là di questo, va considerato che, comunque, in caso di revoca di provvedimento cautelare per effetto della sentenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui la violazione sia ancora in corso, nulla dovrebbe ostare al deposito di un nuovo ricorso per lo stesso illecito, giacché, per un verso, la reazione del titolare del diritto dovrebbe considerarsi tempestiva (dunque assistita dal requisito del periculum in mora) per effetto della permanenza del danno concorrenziale e, per altro verso, la sentenza della Corte di giustizia ben potrebbe essere considerata a sua volta un fatto nuovo rilevante e sopravvenuto.

—

Imprese

content.lab@adnkronos.com (Redazione)